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如何在美国基于“意向使用”提出商标申请
发布时间:2012-8-9 9:48:55 点击次数:1880
文章导读:如何在美国基于“意向使用”提出商标申请
义乌商标注册义乌商标转让义乌商标申请专业代理公司义乌鼎峰商标商标知识解析:随着中国企业走出国门,参与国际竞争,越来越多的企业需要在国外注册商标,了解国外的商标注册制度显得尤为重要。本文就美国的基于“意向使用”提出商标申请做详细介绍。

  根据美国《商标法》, 向美国专利商标局(U S P a t e n t a n dTrademark Office)提交商标申请可以基于以下四种理由:

  1. 在商事活动中,实际使用了所申请的商标;

  2. 在商事活动中,基于真实意向使用而申请的商标;

  3. 在其他巴黎公约缔约国对相同商品和服务进行了注册;以及

  4. 在其他马德里协定缔约国对相同商品和服务进行了注册,并提出了扩大保护地域的要求美国是世界上为数不多的几个允许基于“意向使用”提出商标申请的国家之一,在没有国外注册的情况下, 该商标持有人只需在美国专利商标局注册前在商事活动中使用过该商标即可。

  在美国要想成功注册并持有所申请的商标,对商标的“使用”扮演着非常关键的角色。除了已在国外注册的商标以外,要想在美国专利商标局获得联邦商标注册,此前的使用非常重要。该使用的要求以美国商标法背后的一项重要政策为基础,即使用商标的目的在于保护商标持有人和消费公众,使他们能定位并区分各种产品和服务的来源。因此,为实现相关政策目的,美国专利商标局在注册之前会要求申请人提交商标使用的证据。即使在基于善意“ 意向使用” 的申请中,这一要求也是必不可少的。

  在美国专利商标局的申请程序

  在美国,无论基于何种理由提交的商标注册申请,都是由商标审查员进行审查,以确定其是否符合申请的法定要求及是否可以注册。在某些情况下,商标审查员还会发出专利商标局审查决定通知书,由申请人进行答复。

  如果提交的申请符合全部申请要求,同时具有可注册性,将进行为期30天公告。如果在这30天的限期内无人提出异议,同时美国专利商标局接受了申请人提出的“使用声明”(allegation of use),则该商标将进入注册程序。在公告异议期,基于何种申请理由会影响到美国专利商标局核准注册的速度。举例而言,一个基于实际使用或公告时已在国外注册提出的申请,不需要提交补充材料,处理起来相对迅速。与此形成对比的是,针对公告时基于意向使用提出的申请,在公告后,美国专利商标局会发“许可通知书”。从发出该通知之日起,最长36个月内,均可提交“使用宣告”。在发出“许可通知书”起6个月内,申请人需要提供“使用声明”。但是申请人可以申请延期6个月提交“使用声明”。延期提交“使用声明”最多可延展5次,最长可达36个月。

  美国专利商标局有关申请理由的现行规定是非常灵活的。 比方说,美国专利商标局允许:

  1. 商标公告之前或之后,把申请理由从“实际使用”或“国外注册”改为“意向使用”(另请注意下文中对公告后修改的某些限制)。如果“国外注册”在完成美国申请登记之前被撤销,或者提交的实际使用的初步证据被美国专利商标局驳回,这样的修改就很有必要了。

  2. 对申请理由做多种修改。假设一个基于“意向使用”的申请提交了“使用声明”,但在商标公告前被美国专利商标局驳回,该申请仍然可以回复到其最初的“意向使用”的申请状态。申请人可以先撤回“使用声明”,到符合商业使用要求的时候(公告之前或之后),再重新提交“使用声明”。

  3. 在申请中同时提出“意向使用”和“实际使用”两个理由——只要各个理由针对的产品和服务不同;而且

  4. 在同一申请中采用“意向使用”和“国外注册”双重理由——只要在注册前提交该商标在美国的“使用声明”即可。

  一般来说,申请理由在商标公告之前或者之后都是可以修改的,比如,基于“双重理由”的申请就可以删除“意向使用”这一理由。不过美国专利商标局也有部分硬性规定:(a)禁止基于“意向使用”提出的申请在提交“使用声明”的36个月期限之后改换其他申请理由;(b)在申请被公告且“许可通知书”发出后,禁止以撤回“使用声明”的方式从“实际使用”改为”意向使用”。实际上根据美国专利商标局的规定,在许可通知书发出后提交 “使用声明”,延展期就只有6个月,不管是否未满36个月。

  美国的基于“意向使用”的商标申请及改变申请理由法律规定极大地方便了商标持有人,尤其实在当美国专利商标局驳回了基于使用理由提出的申请的时候。“意向使用”申请的优点在于:(a)使得申请人能尽早提交申请以(在美国专利商标局)获得优先于在后申请的权利,可以同时(在该商标最终获得注册的情况下)得到一个商标推定使用日期;(b)使得申请即使在“使用声明”被驳回的情况下仍能存续,有利于商标的注册。这也就使商标持有人更多的时间来发展其事业,包括参与市场及融资活动,而无需担心其商标被第三方复制或盗用。

  美国专利商标局关于申请理由的现行规定是新近发展起来的。允许通过“意向使用”作为申请理由是在1988年的《商标法修正法案》通过的。允许改换申请理由及在“使用声明”被驳回后回复到“意向使用”申请理由是在1998年的《商标法条约实施法案》首次通过的。

  “意向使用”申请的历史背景和政策因素

  在1988年之前,在美国专利商标局申请商标注册的申请人必须证明其商标被实际使用。这一政策造成了商标申请及使用的不确定性。首先,申请人无法确定在投入了时间和金钱来选择并采用某一商标之后,该商标是否会侵犯第三人的在先使用权利。此外,美国专利商标局如果以“使用证据不足”拒绝原申请,申请人就不得不依据改进使用重新提交申请。这样的不确定性对市场发展相当不利,对美国公司而言尤其如此。因为非美国公司还可以基于“国外注册”进行申请注册,而无需证明其商标在美国的使用情况。面对这一问题,某些公司采用了效率不高的“象征性使用”的办法来确保其对将来可能使用的商标的优先权利。不过,这些做法无法弥补立法框架造成的不足。比方说,并非所有的产品和服务都能适用“象征性使用”的,而且通常大企业比小企业更容易证明其有“象征性使用” 。这样看来,很明显应该进行体系的修改。

  最终美国国会认识到了这种体系的不足,在国内产业一边倒的支持声中,国会在1988年通过了《商标法修正法案》。该法案修订了联邦商标法律,规定只要申请人“是真实地、有意愿在商事活动中使用该商标” ,则允许基于“ 意向使用”提出商标申请。这就大大减少了以实际使用为基础的立法框架造成的市场不确定性及投资风险。该法案同时授权美国专利商标局制定不与联邦法律相抵触的、有关“意向使用”申请的具体规定。

  允许基于“ 意向使用” 提出申请对美国国会和美国专利商标局而言,确实是很大的进步。但是,在某些方面,该法案的“进步”还不够大:比如说其既不准许将申请理由从“实际使用”改为“意向使用”,也不准许一项申请同时基于“实际使用”和“意向使用”两个理由。根据商标法修正法案,如果基于”意向使用”提出商标申请,而此后提交了“使用宣告”但该宣告被美国专利商标局驳回,该申请无法回复到原“意向使用”申请的状态。如此一来,该商标无法注册,申请人也只能放弃该申请而另行提交新的申请来启动注册程序。类似地, 如果一个申请同时基于“实际使用”和“意向使用”两个理由,该申请将被退回申请人,其申请日也不被承认。商标法条约实施法案针对商标法的这些方面进行了修改,在法律上推定从“实际使用”回复到“意向使用”时,申请人自申请日起在商事活动中使用该商标的真实意愿依然被承认。

  在以上两个法案颁布之前,“意向使用”的商标申请人总是被一种不确定性所困扰,他们不知道申请是否会因“ 使用声明” 无法通过美国专利商标局的审查而被驳回。更让他们不安的是如果申请仅仅是因为使用“不足”而不能注册,他们既不能修改申请理由,也不能在保留“意向使用”申请日优先权的前提下重新提交申请。由商标法修正法案带来的商标法改革提高了商标申请程序的可预测性和公平性,有利于申请的提交,使得更多的企业能够在保有其优先申请日的前提下继续对其商标进行投入。从要求重新提交申请到允许修改申请理由,这一政策上的改变也反映出在注册程序中提高确定性与可预测性及申请程序上的灵活性是非常重要的,美国专利商标局在整个申请过程中的角色是多么重要。

  在美国专利商标局提交“意向使用”申请的程序

  在国会通过《商标法修正法案》和《商标法条约实施法案》后,美国专利商标局即制定了基于“意向使用”提出商标申请的程序规定。申请人必须(在提交时或审查时)确认这一申请理由,即申请人必须签署一份声明文件,说明其确实出于真实意愿,意图针对申请中列明的各个产品和服务使用该商标,否则愿接受伪证罪的惩罚。这里的“真实意向使用”的要求十分重要,成功注册后商标会因为缺乏此意图可能使得商标的申请或注册被异议或被撤销。一旦被指缺乏使用该商标的真实意图,申请人仅强调其主观意愿并不足以表明其“真实意向使用”;申请人必须举证其采取了生产及将产品或服务投入市场的行动。比如说,申请人可以提交写明了申请人商业计划的书面材料,表明申请人为获准在美国使用该商标进行努力的文件,或者申请人此前在与产品或服务相关的行业中的投入情况。对以上行为的具体时间的掌握是有灵活性的——可能在申请提交时或提交后,重点是考虑每个个案的整体情况。如果申请人不能提交任何证明其意图使用该商标的证据,或者其提交的证据无法有效证明其意图,那么其申请将被视为自始无效。正因为如此,美国国内外的申请人都应该注意为其在美国使用商标的计划和步骤建档,以备在被要求证明其主张时,能提出相关证据。

  一旦提交了“ 意向使用” 申请,申请人可以在公告前提交一份“使用宣告增补书”,或者让申请在无使用举证的情况下直接公告。提交“使用宣告增补书”的文件应该包括:1)说明申请人在美国商事活动中使用了该商标的陈述书;2)该商标在美国或其他地区初次用于指定产品或服务的时间;3)证明该商标在美国商事活动中用于任一指定产品或服务的例证材料;4)以及美国专利商标局收取的针对商品或服务每个类别150美元的费用。如果美国专利商标局接受了“使用宣告增补书”,则该申请将公告为基于“实际使用”的申请,如果没有第三人在30天内提出异议,申请人即可获得注册而无需提供其他材料。如果,在异议公告期结束后,注册完成前,申请人或美国专利商标局认为“实际使用”的申请理由有误,申请人可以向美国专利商标局局长提交请愿书,要求将申请理由改回“意向使用”。如果获准,该申请理由将被修改并重新公告30天,以使第三人有机会提出异议。如果“ 使用宣告增补书” 被美国专利商标局驳回,申请人可以(a)提交另外的信息或例证来支持原“使用宣告增补书”(最终只能按“实际使用”商标来公告);或者(b)将申请理由改为“意向使用”,并公告为意图在美国进行商事活动中使用的商标。

  在“意向使用”申请公告期结束后,如果无人异议美国专利商标局便会发出“许可通知书”。自此时起36个月内可以提交“使用声明书”。“使用声明书”的提交要求与“使用宣告增补书”一样。 为提高处理申请的效率,美国专利商标局规定从允许进行公告到发出“许可通知书”之日为“封闭期”。在此“封闭期”内,美国专利商标局不接受对申请的任何修正, 包括佐证商标使用的“使用声明书”。申请人只能在6个月后提交“使用声明书”或者要求再延期6个月提交“使用声明书”(最多延期5次)。即使被美国专利商标局拒绝,提交的“使用声明书”也不可撤回。申请人只能选择(a)向美国专利商标局提交另外的信息或例证来支持“使用声明书” 中的“ 使用” ; 或者(b)在提交“使用声明书”的同时申请了延期或者申请延期的期限还未过的前提下,提交新的例证及始于“使用声明书”提交后的新的使用日。

  尽管上述程序要求美国专利商标局投入更多的时间和精力,但允许申请人提交“意向使用”申请并允许其在整个审查过程中修改其商标申请理由,对美国专利商标局和申请人而言都有积极意义。正如此前说到的,对申请人来说,法律的修改增加了商标申请的确定性、灵活性和可预测性,方便了申请,也使得更多的企业能够在保有其商标申请日优先权的条件下继续对其商标进行投入。对美国专利商标局来说,法律的修改使得它能更好地为申请人服务,促进美国经济的增长,通过收取相关费用来增加收入:在一个申请下针对某个产品或服务提交一份“使用宣告增补书”或“使用声明书”需缴纳100美元,申请延期提交“使用声明书”6个月的宽限期需缴纳150美元,另外每个申请向美国专利商标局局长提交请愿书需缴纳100美元。这些费用部分抵消了美国专利商标局为实施以上程序而对商标审查员额外培训的支出。

  综上所述, 允许申请人基于“意向使用”提出商标申请,在申请过程中增加或删除“意向使用”申请理由,对立足于品牌的企业乃至所有商标而言都是相当重要的财富。近年来中美贸易迅猛发展,中国出口企业,特别是以美国为主要市场的企业可以考虑利用美国的“意向使用”商标申请程序在美国注册商标,创出自己的名牌。

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